同立钧成丨中国专利审查保护新规则（三）

浏览次数：205     日期：2023-12-29 03:20

专利法实施细则修改之完善专利审查制度解析

作者：张娜 许怀远

关于完善专利审查制度，提高专利审查质量，本次专利法实施细则修改涉及以下要点：

1、规范申请专利行为（R11、R50、R59、R69、R100）

近年来，我国专利申请数量不断增加，为了规制在专利申请过程中的不规范行为，提升我国专利质量，在法律层面提供了明确的、直接的法律依据，引入了诚实信用原则。

《专利法》A20.1规定了：

申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

为了落实《专利法》关于诚实信用原则的相关规定，在本次《专利法实施细则》修改中增加了各类专利申请均应当遵循诚实信用原则的规定，并且在初步审查、实质审查以及无效程序各个阶段均应当审查该专利申请是否遵循诚实信用原则，即诚实信用原则被纳入到专利驳回和专利无效条款予以审查。具体修改内容如下：

第十一条　申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。

第五十条  专利法第三十四条和第四十条所称初步审查，是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件，这些文件是否符合规定的格式，并审查下列各项：

（一）发明专利申请……，是否不符合……或者本细则第十一条……的规定，……；

（二）实用新型专利申请……，是否不符合……或者本细则第十一条……的规定，……；

（三）外观设计专利申请……，是否不符合……或者本细则第十一条……的规定，……；

……。

第五十九条　依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：

（一）……；

（二）申请不符合专利法……或者本细则第十一条……规定的；

（三）……。

第六十九条　依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，……。

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合……或者本细则第十一条……的规定，……。

此外，为了加大对违反诚实信用原则行为的规制力度，本次《专利法实施细则》还增加了相应的处罚条款。对于违反诚实信用原则，或者存在开放许可相关的不诚信行为，将予以警告或者处罚。具体修改内容如下：

第一百条　申请人或者专利权人违反本细则第十一条、第八十八条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款。

《专利法实施细则》中关于弄虚作假申请专利行为的行政处罚赋予了地方管理专利工作的部门对于非正常专利申请行为的管理权限和手段。过去几年，非正常专利申请行为对专利质量及创新能力提升造成了严重影响，引起国外对我国专利质量的担忧和质疑。国家知识产权局制定修订了《关于规范申请专利行为的办法》等规章和规范性文件，其目的就是要打击非正常专利申请行为，提升我国专利创造的质量水平。近年来，国家知识产权局排查并通报了数十万件非正常专利申请，要求申请人撤回该等申请或者提交申诉材料。然而管理专利工作的部门缺乏行政执法的手段和工具，只能通过政策引导的方式劝说相关行为人撤回其不适当的专利申请。新修改的《细则》施行后，管理专利工作的部门可以给予警告，甚至罚款的行政处罚，有利于保持打击非正常专利申请的高压态势，有利于推动形成诚实信用、崇尚创新的良好知识产权文化氛围。

2、增加延迟审查制度（R56）

为满足创新主体对审查过程的不同需求以及不同领域的差异化，我们在2019年于《专利审查指南》中引入了延迟审查的相关规定。延迟审查制度是对申请人合理布局专利、提升专利质量这一核心关切的直接回应，同时也是对世界知识产权组织管理的《专利法条约》相关规定的呼应。在本次《专利法实施细则》的修改中，可以就三种专利申请提出延迟审查请求，同时也可以随时撤回延迟审查请求。具体修改内容如下：

第五十六条　国务院专利行政部门依照专利法第三十五条第二款的规定对专利申请自行进行审查时，应当通知申请人。

申请人可以对专利申请提出延迟审查请求。

结合上述法律规定，对延迟审查制度的运用，存在以下实务指引：

Ø  针对发明专利申请，申请人可以在提出实质审查请求的同时提出，延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年、2年或者3年；

Ø  针对实用新型专利申请，应当在提交实用新型专利申请的同时提出，延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年；

Ø  针对外观设计专利申请，应当在提交外观设计专利申请的同时提出，延迟期限以月为单位，最长延迟期限为自延迟审查请求生效之日起36个月；

Ø  申请人可以随时撤回延迟审查请求。

3、完善复审制度（R67、R73）

在复审和无效程序中，国家知识产权局合议组是否可以开展依职权审查，是理论界和实务界争议较多的话题之一。因国家知识产权局针对复审和无效宣告请求开展依职权审查，违反了请求原则，被相关人民法院撤销复审决定和无效决定的案例，在实务中也屡次出现。本此《专利法实施细则》修改过程中，国家知识产权局提出在复审和无效程序中针对驳回决定中未指出的缺陷、无效宣告请求人未提出的理由进行依职权审查。司法部公开征求意见的《专利法实施细则修改草案（送审稿）》中新增第六十七条“在复审程序中，必要时国务院专利行政部门可以按照规定对驳回决定未指出的缺陷进行审查”，新增第七十四条“在无效宣告程序中，必要时国务院专利行政部门可以按照规定对请求人未提出的理由进行审查，但应当给予当事人陈述意见的机会”。

在最终公布的《专利法实施细则》中，删除了《送审稿》中的上述规定，仅规定了复审程序中的依职权审查，而在无效程序中，立法者仍旧采取了当事人主义的立场，不允许国家知识产权局合议组对请求人未提出的事实、理由、证据进行审理审查。具体修改内容如下：

第六十七条　国务院专利行政部门进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定或者专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的，该复审请求视为撤回；经陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门认为仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出驳回复审请求的复审决定。

国务院专利行政部门进行复审后，认为原驳回决定不符合专利法和本细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定和复审通知书指出的缺陷的，应当撤销原驳回决定，继续进行审查程序。

复审程序中引入依职权审查模式，能够在保证当事人听证权利的基础上，避免因专利申请存在其他与驳回决定不同的事实、理由、证据的其他缺陷而再次被驳回的情形发生，进而在总体上提升专利审查的质量和效率。

此外，在无效程序中，专利权人既可能主动修改权利要求，也可能被合议组宣告专利权部分无效。但是，社会公众却很难获知最终的权利要求内容，无法做到很好的信息公开。故在本次《专利法实施细则》的修改中，对无效程序中的再次公告进行了规定。具体修改内容如下：

第七十三条　在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。国务院专利行政部门在修改后的权利要求基础上作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定的，应当公告修改后的权利要求。

……。

结合上述法律规定，对依职权审查制度的运用，存在以下实务指引：

Ø  针对专利复审程序，在提出复审请求前，应全面审视申请文件是否还存在实质审查程序中审查员没有指出的缺陷。

Ø  若申请文件存在实质审查程序中审查员没有指出的缺陷，并且，该缺陷很难被克服，则在进入复审程序后可能面临合议组依职权审查的问题，即便克服了驳回决定中所指出的缺陷，也依然存在不授权的可能。