同立钧成丨专利审查指南实审通用部分修改内容要点解析

浏览次数：625     日期：2024-01-02 07:32

作者：谢百韬

2023年12月21日，国家知识产权局公布了最新的《专利审查指南》，自2024年1月20日起施行。

本文主要针对实审通用部分中涉及不授予专利权的申请、新颖性和创造性等方面进行解析。

一、关于不授予专利权的申请

（一）涉及专利法第五条内容的修改要点

1、针对违反法律的情形，明确法律依据（指南第二部分第一章第3.1.1节）

首先，对违反法律的情形，具体列举了部分法律依据，“例如，《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国票据法》”，此处修改属于完善性的修改。

其次，删除了伪造文物设备的情形。主要基于专利文件本身很难区分是用于复制/仿制文物的设备，还是伪造文物的设备，而复制/仿制文物的设备本身并不违法（无法律明文规定），只有在用于诈骗等行为时才会涉嫌违法。

2、针对妨害公共利益的情形，增加情形，划分层次（指南第二部分第一章第3.1.3节）

首先，指南中增加了“政党的象征和标志”这种情形，并将其和国家重大政治事件、伤害人民感情或民族感情、宣扬封建迷信划归为第一类，进行绝对禁止。

其次，指南中还增加了“涉及国家重大经济事件、文化事件”的情形，并将其和宗教信仰一起划归为第二类，这几种情形并不必然妨害公共利益，需要达到一定的程度以致妨害公共利益时，才不予授权。

3、针对遗传资源的含义，进行扩展并增加案例（指南第二部分第一章第3.2节）

为适应实施细则的修改，指南中对遗传资源的定义增加了“利用此类材料产生的遗传信息”，将遗传信息也纳入遗传资源的范畴。

同时，在指南原有案例的基础上，增加了“将我国人类遗传资源信息向外国组织提供或开放使用”的案例。

（二）涉及专利法第二十五条内容的修改要点

1、针对“疾病的诊断和治疗方法”，删除血压测量法的示例（指南第二部分第一章第4.3.1.1节）

对于血压测量，随着技术的发展和公众对健康意识的加强，血压测量非常普遍，测量血压的目的越来越多样化，很多时候目的是获取中间测量结果，并非以获得疾病诊断结果为直接目的，例如出于改善睡眠或健康锻炼的目的，则不属于疾病诊断方法。因此，本次修改对其进行了删除。

2、针对“疾病的诊断和治疗方法”，适应智慧医疗等新技术发展，完善审查标准（指南第二部分第一章第4.3.1.2节）

对于“不属于诊断方法的发明”的情形中，增加了一类“全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法”。

从立法层面来看，专利法之所以限制疾病诊断、治疗方法的授权，是为了避免医生的救治活动自由受到限制，以及实施对象为活体而存在的实用性问题。而“全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法”其核心发明点在于算法，例如：信息统计技术，信息处理技术等创新，其处理结果更多是为医生诊断、治疗提供数据支持。因此，本次修改，有助于激发我国智慧医疗领域的创新活力和专利保护力度，满足创新主体的申请需求。

（三）涉及专利法实施细则新增第十一条、以及实施细则第五十九条内容的修改要点（指南第二部分第一章第5节、第八章第6.1.2节、第八章第4.7节）：

关于诚实信用原则的适用：

审查指南在第一章原有的专利法第二条、第五条、第二十五条的规定之外，新增了第5节，对专利法实施细则第十一条诚实信用原则进行说明。

指南中引用了《规范申请专利行为的规定》（自 2024 年1 月20 日起施行），该规定中第三条非正常申请专利行为包括七种具体情形以及一个兜底条款。

实施细则第五十九条将诚实信用原则列入了应被驳回的情形，审查指南在第二部分第八章第6.1.2节驳回的种类中也进行了适应性修改。对于诚实信用原则，贯穿于初审、实审、复审、无效等各个环节。

对该条款的实审审查方式，为了回应创新主体对该法条可能会被滥用的担忧，审查指南在第二部分第八章第4.7节对审查员在审查该条款时的证据及理由充分等作出相关规定。

二、关于新颖性

（一）、出版物分类的调整：可以是纸质出版物、视听资料，也可以是存在于互联网或者其他在线数据库中的资料（指南第二部分第三章第2.1.2.1节）

互联网证据在实审程序或无效程序中的使用越来越普遍，其中对于证据的真实性、合法性、公开日期的确定都存在一定的复杂性和争议。为此，本次审查指南的修改对出版物的分类进行了调整，将纸质出版物和视听资料进行合并说明，将互联网证据单独作为一个小节进行单独说明。

在第二部分第三章第2.1.2.1节（2）存在于互联网或者其他在线数据库中的资料这一小节中，首先对互联网证据进行了定义，“存在于互联网或者其他在线数据库中的资料是指以数据形式存储、以网络为传播途径的文字、图片、音视频等资料”。其次，强调了互联网证据的获取途径应是合法的，资料的获得与是否需要口令或者付费、资料是否有人阅读过无关。再次，对互联网证据公开日的确定进行了规定和列举，一般以网络发布日为准，未明确发布日或发布日存疑时，可参考日志文件、搜索引擎给出的索引日期、互联网档案馆服务显示的日期、时间戳信息或者在镜像网站上显示的复制信息的发布日期等。

指南对互联网证据的重点规定，为互联网证据使用过程中的标准一致性，提供了明确的依据和指引。

（二）、使用公开情形的提示（指南第二部分第三章第2.1.2.2节）

明确增加了“招标投标”作为使用公开方式的一个示例，一是明确了该类证据的分类归属；二是提示申请人在招标投标的活动过程中，也要注意避免提前公开技术信息而影响后续专利申请的授权。

（三）、不丧失新颖性的宽限期（指南第二部分第三章第5节）

专利法第二十四条关于新颖性的宽限期，在原有的三种情形的基础上，增加了第四种情形“（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的”，指南在第三章第5节也做了适应性的修改。

同时，随着移动互联网的发展，信息转发和网络传播越来越容易，越来越频繁。在此背景下，对于首次公开符合宽限期第（一）（四）项的规定，他人得知后将其再次公开，是否影响申请的新颖性的问题，指南做出了明确规定：“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的发明创造，他人得知后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第（一）项所述情形。他人未经申请人同意泄露发明创造的内容，第三人得知该方式公开的发明创造后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第（四）项所述情形。”即针对这种他人得知后再次公开的情况，仍然可享有宽限期。

三、关于创造性

创造性的判断方法，通常采用三步法进行判断：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

本次指南主要对第（1）（2）两个步骤做了重点修改。

首先，在确定最接近的现有技术这一步骤，指南中增加了“要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术”，而不仅仅是考虑技术领域和公开特征的多少。通过选取技术问题相关联的现有技术作为创造性评价的起点，能够更好地还原发明创造的过程，更有利于对创造性做出客观、准确的判断。

其次，在确定发明实际解决的技术问题这一步骤，指南中增加了两点：

一是关于替代方案的情形如何确定技术问题。指南增加了“当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案”，此时，并不会因为发明创造是提供替代方案而必然缺乏创造性，还要进一步判断该替代方案是否显而易见。

二是针对确定技术问题时的典型误区做了重点提示。指南增加了“重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身的固有效果，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示”，并增加了一个消费电子领域的案例对此进行更具体的解释和说明。通过该规定，使得在确定技术问题时能够更加准确，避免代入具体的解决手段，从而为第三步显而易见性的判断打好基础，更有效地避免“事后诸葛亮”情形的发生。

综上，本文针对本次审查指南修改的几个修改要点进行解析，本次修改主要从与专利法和实施细则的联动性，审查流程、规则的完善性，便利和服务申请人，以及适应新业态、新领域的技术发展等角度开展，以提升专利质量为目标，对审查标准作出更明确的要求，有助于加强、完善对技术创新的专利保护力度。